Sąd Unii Europejskiej w środę (21 kwietnia 2021 roku) oddalił skargę Chanel na decyzję Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawie rejestracji znaku towarowego Huawei Technologies (HWT.UL). Sąd rozstrzygnął, że znaki towarowe obu słynnych podmiotów gospodarczych nie są do siebie podobne. Decyzja jest nieprawomocna.
Spór ilustruje, jak uważnie przedstawiciele marek luksusowych strzegą swojej własności intelektualnej, a przede wszystkim rozpoznawalnych na całym świecie i kojarzących się z blichtrem i zasobnością portfela znaków towarowych. Warto jednak mieć na względzie, że prestiż marki to nie wszystko, a ochrona własności przemysłowej mimo niewątpliwych zalet ma swoje granice.
Co Chanel zarzuca znakowi Huawei?
Wszystko zaczęło się 26 września 2017 roku, kiedy Huawei złożyło do EUIPO wniosek o zarejestrowanie swojej grafiki w postaci koła zawierającego dwie przeplatające się krzywe jako unijnego znaku towarowego (zgłoszenie nr 017248642) dla dóbr i usług związanych ze sprzętem elektronicznym (klasa 9 klasyfikacji nicejskiej, m.in. telefony komórkowe, modemy, dekodery telewizyjne, zegarki inteligentne etc.).
Unijny znak towarowy Huawei (nr zgłoszenia 017248642).
Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017248642 (dostęp:22.04.2021).
28 grudnia 2017 roku Chanel złożyło sprzeciw wobec rejestracji Huawei wskazując na wcześniejszą rejestrację swojego znaku towarowego we francuskim urzędzie patentowym (znak towarowy nr 3977077 zarejestrowany w 2013 roku), obejmującego między innymi również towary z klasy 9 (m.in. kamery, okulary przeciwsłoneczne, słuchawki, sprzęt komputerowy).
Skarżąca strona podniosła zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001, zgodnie z którym w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, m.in. jeżeli z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności z towarami lub usługami lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
Francuski znak towarowy Chanel (nr 3977077).
Źródło: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4EE0AECEE5B10761AF7B35AA76DA51CB?text=&docid=240167&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4718756 (dostęp:22.04.2021).
Chanel wskazała również na naruszenie swojego drugiego francuskiego znaku towarowego (nr 1334490), zarejestrowanego dla dóbr z klas 3, 14, 18 i 25.
Zgodnie z powołanym przez Chanel przepisem art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001, nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny, niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany, są identyczne z tymi, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeżeli cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego będącego przedmiotem zgłoszenia przyniosłoby nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.
Francuski znak towarowy Chanel (nr 1334490).
Źródło: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4EE0AECEE5B10761AF7B35AA76DA51CB?text=&docid=240167&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4718756 (dostęp:22.04.2021).
Urząd oddalił sprzeciw w całości marcu 2019 roku. Chanel odwołała się od decyzji, jednakże Izba Odwoławcza utrzymała w mocy pierwotną decyzję1.
Skarga do Sądu UE
Francuska spółka złożyła do Sądu Unii Europejskiej skargę z dnia 27 stycznia 2020 roku (sprawa T-44/20) na decyzję Izby Odwoławczej.
Skarżąca wniosła do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO z 28 listopada 2019 roku. Nie zgodziła się z rozstrzygnięciem Urzędu i zarzuciła mu błąd w ocenie spełnienia przesłanek z art. 8 ust. 5 i art. 8 ust. 1 lit.b w zakresie, w którym Urząd uznał, że oznaczenia Huawei i Chanel nie są do siebie podobne w pozycji, w jakiej zostały zgłoszone do ochrony.
Urząd odmówił dokonania porównania oznaczenia Huawei z oznaczeniem Chanel obróconym o 90 stopni w stosunku do kierunku widocznym na grafice obrazującej zarejestrowany znak towarowy w dokumentacji francuskiego urzędu patentowego. Urząd wskazał, że nie istnieje ryzyko konfuzji znaków. Innymi słowy w opinii EUIPO, konsumenci nie mogliby pomylić ze sobą obu marek.
Rozstrzygnięcie Sądu Unii Europejskiej
Sąd UE wskazał, że trzy przesłanki odmowy rejestracji wskazane w art. 8 ust. 5 rozporządzenia muszą być spełnione kumulatywnie, tj.
- znaki muszą być identyczne lub podobne,
- znak wcześniejszy musi cieszyć się renomą,
- używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego będącego przedmiotem zgłoszenia przyniosłoby nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.
Powołując się na wyrok w sprawie Ella Valley Vineyards przeciwko OHIM-HFP2 Sąd wskazał, że brak wypełnienia choćby jednej z powyższych przesłanek uniemożliwia odmowę rejestracji zgłoszonego znaku. Zaznaczono, że dla oceny podobieństwa w rozumieniu art. 8 ust. 5 nie ma potrzeby wykazywania ryzyka konfuzji z wcześniejszym znakiem, a wystarczająca jest okoliczność, że znacząca część społeczeństwa mogłaby uznać że istnieje między nimi powiązanie.
Jednocześnie Sąd UE orzekł, że dla oceny podobieństwa decydujące znaczenie ma postać znaków dokładnie w takiej konfiguracji, w jakiej przysługuje im ochrona i niedopuszczalna jest zmiana ich orientacji celem porównania (Sąd powołał się na wyrok w sprawie Mitrakos v EUIPO – Belasco Baquedano3).
W konsekwencji, choć przedmiotowe znaki towarowe mają pewne cechy wspólne, to jednak różnice między nimi należy uznać za znaczące. Sąd w szczególności wskazał, że znaki mają inna strukturę i składają się z odmiennych elementów: znaki Chanel są bardziej zaokrąglone (dwie czarne litery „c” podczas gdy znak Huawei to dwie czarne litery „u”), a linie grafiki są znacznie grubsze. Sąd uznał także za znaczącą różnicę, że orientacja znaku Chanel jest horyzontalna, podczas gdy znak Huawei jest ułożony wertykalnie.
Brak podobieństwa oznaczeń implikuje brak przesłanek odmowy rejestracji oznaczenia Huawei na obu podstawach wskazanych przez Chanel.
Od decyzji Sądu UE przysługuje Chanel odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1 Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie R 1041/2019-4.
2 Wyrok TSUE z 9 marca 2012 roku, Ella Valley Vineyards v OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, paragraf 18.
3 Wyrok TSUE z 20 kwietnia 2018 roku, Mitrakos v EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS), T‑15/17,, EU:T:2018:198, paragraf 34.
