Ochrona oznaczeń niezarejestrowanych
Co do zasady, sama rejestracja znaku towarowego gwarantuje przyznanie mu dodatkowego prawa ochronnego. Nie oznacza to jednak, że możemy używać przykładowo nazwy firmy innego podmiotu, gdy nie jest ona zarejestrowana jako znak towarowy. Zgodnie bowiem z art. 4010 k.c. przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.
Ochronie podlega jednak nie tylko firma przedsiębiorcy. Na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: u.z.n.k) zakazane jest bowiem wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, towarów lub usług. Doprowadziło to do objęcia ochroną również oznaczeń określanych w doktrynie mianem niezarejestrowanych znaków towarowych.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.
Jak wynika z powyższego, w przypadku wykorzystywania przez konkurenta naszego oznaczenia niezarejestrowanego jako znak towarowy możliwa jest jego ochrona.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku- prawo własności przemysłowej (dalej jako: p.w.p.) jest ustawą szczególną w stosunku do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podstawą ochrony udzielonej przez przepisy u.z.n.k. jest prawo wypływające z faktu używania znaku, a nie z jego rejestracji.
Postępowanie prowadzone w oparciu o ww. ustawę wiąże się jednak z większymi trudnościami dowodowymi oraz koniecznością wykazywania uprawnienia do danego oznaczenia, jego faktycznego wykorzystywania oraz zasięgu. Z tego względu rekomendowanym rozwiązaniem jest rejestracja znaku towarowego. Przyznanie prawa ochronnego w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Urząd Patentowy RP sprawia, że po stronie uprawnionego powstaje monopol na używanie i zarobkowe korzystanie ze znaku towarowego. W przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy konieczne jest dochodzenie roszczeń w drodze postępowania cywilnego. Dualizm ten powoduje krzyżowanie się kompetencji sądów powszechnych i Urzędu Patentowego w ramach trwającego sporu. W przypadku sprawy dotyczącej naruszenia znaku towarowego strategicznie często równocześnie prowadzone jest postępowanie w przedmiocie unieważnienia znaku, którego naruszenie jest nam zarzucane. Jak związek ten przekłada się w praktyce na trwające postępowanie cywilne?
Zawieszenie postępowania cywilnego
Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 177 § 1 pkt k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. Zawieszenie postępowania z urzędu ma w tym przypadku charakter fakultatywny, podobnie jak w przypadku zawieszenia go na zgodny wniosek stron.
W doktrynie wskazuje się, że zawieszenie postępowania zawsze będzie uzasadnione, jeśli jego dalsze prowadzenie skutkowałoby wydaniem dwóch sprzecznych rozstrzygnięć, uniemożliwiających wzajemne wykonanie[1]. W przypadku zawieszenia procesu na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. za decydujące należy uznać kryterium celowościowe. W procesie cywilnym decyzja Urzędu Patentowego stanowi bowiem element stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy[2].
Powództwa z zakresu naruszenia znaku towarowego oraz wnioski o jego unieważnienie różnią się celem i skutkami. Istnieją jednakże między nimi silne korelacje, które mogą przekładać się na wynik jednego z postępowań, choćby w aspekcie dowodowym. Z tego względu w toku procesu dotyczącego naruszenia znaku, strona pozwana nieraz próbuje wykazać istniejące przeszkody do jego rejestracji, równocześnie wnosząc do Urzędu Patentowego wniosek o unieważnienie znaku. Niejasny związek pomiędzy postępowaniem cywilnym a postępowaniem przed Urzędem Patentowym może doprowadzić do wydania dwóch odrębnych orzeczeń przykładowo w kontekście ustalenia zdolności odróżniającej spornego znaku.
Problem ten w praktyce zostanie wyeliminowany po wejściu w życie w dniu 1 lipca 2020 roku ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z dodanym ww. nowelizacją art. 479122 § 1 k.p.c., możliwe będzie wniesienie w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego powództwa wzajemnego, jeżeli będzie ono obejmować żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub żądanie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zgodnie z art. 479124 sąd będzie związany podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wskazaną przez powoda wzajemnego. Co więcej, wspomniana nowelizacja przewiduje, że jeżeli przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej toczy się sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, sąd zawiesza postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd odrzuci nadto pozew wzajemny o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie prawa, jeżeli decyzja wydana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dotycząca tego samego przedmiotu sprawy, w tym podstawy powództwa wzajemnego, stała się prawomocna.
Wejście w życie powyższych zmian wyeliminuje fakultatywność zawieszenia postępowania w przedmiocie naruszenia znaku towarowego do czasu rozpoznania kwestii jego unieważnienia, zarówno przez sąd jak i Urząd Patentowy.
Wzajemne oddziaływanie decyzji Urzędu Patentowego i orzeczeń w sprawach dotyczących naruszenia znaku na gruncie orzecznictwa
Kwestia zależności pomiędzy postępowaniem o naruszenie znaku a postępowaniem przed Urzędem Patentowym niejednokrotnie była przedmiotem analizy orzecznictwa. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 129/08 dokonano analizy powyższego zagadnienia w kontekście udzielonego w trakcie sporu cywilnoprawnego zabezpieczenia roszczeń. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał wówczas, że rozstrzygniecie sądowego sporu cywilnoprawnego o odszkodowanie nie może wpłynąć na rozstrzygniecie sprawy spornej przed Urzędem Patentowym RP. W analizowanej sprawie Sąd uznał, iż kwestia zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych na prawie wyłącznym do znaku towarowego nie stanowi zagadnienia wstępnego, którego rozstrzygnięcie jest niezbędnym warunkiem do rozpatrzenia sprawy o unieważnienie prawa wyłącznego na znak towarowy. W ocenie organu o ile w ogóle można mówić o zależności między postępowaniem o unieważnienie prawa z rejestracji a zabezpieczeniem roszczeń odszkodowawczych na tym prawie, to zależność ta jest wręcz odwrotna, albowiem to decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie unieważnienia praw wyłącznych będzie miała wpływ na możliwość zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego na tym prawie. Urząd Patentowy wskazał, iż w przypadku unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy wniosek o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na tym prawie zostanie oddalony.
Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. II GSK 1054/12. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego należy dokonać rozróżnienia między ochroną prawną udzielaną znakom towarowym w postępowaniu cywilnym, w sytuacji kiedy do naruszenia już doszło i ochroną prawną niejako prewencyjną, realizowaną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, która ma zapobiec możliwości powstawania naruszeń poprzez odmowę udzielenia prawa ochronnego lub unieważnienie wadliwie udzielonego prawa ochronnego. Ochrona w postępowaniu cywilnym, w zależności od pozycji naruszyciela tj. od tego, czy naruszyciel posiada własne prawo ochronne a naruszenie realizowane jest poprzez używanie tego własnego znaku towarowego, czy też działa całkowicie bezprawnie, realizowana jest na podstawie przepisów u.z.n.k. lub na podstawie przepisów p.w.p. albo na podstawie obu tych ustaw. Sąd powszechny bada zatem, czy doszło do konkretnego naruszenia prawa do znaku towarowego, a więc zakres jego działania i wydanego rozstrzygnięcia jest z istoty rzeczy znacznie węższy niż Urzędu Patentowego, który bada zaskarżoną prawidłowość udzielenia prawa ochronnego. Postępowania te nie pokrywają się ani nie zastępują, zatem rozstrzygnięcie sądu powszechnego oddalające powództwo o ustanowienie zakazu określonego działania nie przesądza o bezzasadności żądania unieważnienia prawa ochronnego. Jak wynika z powyższego, ochrona wynikająca z p.w.p. i u.z.n.k. nie pokrywają się, a każda z nich dotyczy odmiennych aspektów działalności gospodarczej. Nietrafny jest więc pogląd, że oddalenie powództwa o nakazanie zaniechania naruszania dobrych obyczajów przez używanie zarejestrowanego znaku towarowego stoi na przeszkodzie unieważnieniu tego znaku z powodu udzielenia prawa ochronnego z naruszeniem przepisów. Postępowanie prowadzone przed Urzędem Patentowym dotyczy unieważnienia udzielonego prawa ochronnego, zatem ocena sprowadza się do oceny prawidłowości udzielania tego prawa.
Podobnie, w orzeczeniu wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Apple and Pear Australia Ltd Star Fruits Diffusion przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o sygn. C- 226/15P dokonano analizy w jakim zakresie EUIPO przy podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego jest związany prawomocnym wyrokiem sądu orzekającego w sprawach wspólnotowych znaków towarowych w sprawie o naruszenie praw do wcześniejszego zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego. Analogicznie uznano wówczas, że każda procedura przed EUIPO dotycząca rejestracji unijnego znaku towarowego lub sprzeciwu wobec tej rejestracji ma koniecznie odmienny przedmiot niż wszelka procedura tocząca się przed sądem krajowym, nawet gdy wspomniany sąd krajowy działa w charakterze sądu orzekającego w sprawach dotyczących naruszeń unijnych znaków towarowych. Z tego względu Trybunał w ww. sprawie uznał, że EUIPO nie jest związane orzeczeniem sądu krajowego dotyczącego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz poczynionymi przez Sąd krajowy ustaleniami.
Z powyższego wynika zatem, iż trwające postępowanie cywilne i poczynione przez sąd powszechny rozstrzygnięcia nie są wiążące dla Urzędu Patentowego w ramach prowadzonego przed nim postępowania o unieważnienie lub rejestrację znaku. Jak jednak zależność ta prezentuje się w przypadku odwrotnym, tj. w kontekście analizy związania sądu powszechnego decyzją Urzędu Patentowego? Co szczególnie istotne w praktyce, czy w celu wytoczenia powództwa dotyczącego naruszenia naszego znaku towarowego, konieczne jest w pierwszej kolejności unieważnienie znaku towarowego, którym posługiwał się naruszyciel?
Na powyższe pytanie odpowiedzi negatywnej udzielił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 lutego 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt C 561/11. Podobna koncepcja wyrażona została również na gruncie krajowym. W wyroku z dnia 23 października 2008 roku (sygn. akt V CSK 109/08) Sąd Najwyższy przesądził, że ochrona może przysługiwać przeciwko każdej osobie dopuszczającej się naruszenia prawa ochronnego do znaku, niezależnie od tego, czy naruszyciel sam korzysta z prawa do zarejestrowanego później znaku towarowego. Sam fakt zarejestrowania stwarza tylko uprawnienie formalne do używania znaku. Sąd cywilny ma prawo ocenić, czy korzystanie z niego zasługuje na ochronę prawną, czy też nie. Jeżeli ocena ta wypadnie niekorzystnie dla pozwanego, sąd ma prawo zakazać używania znaku, co oczywiście nie stanowi jego unieważnienia. Uprawniony może jednak dochodzić roszczeń wobec naruszyciela bez konieczności uprzedniego unieważnienia rejestracji jego prawa do znaku.
W uzasadnieniu powyższego orzeczenia Sąd Najwyższy podkreślił, że prawa ochronne na znaki towarowe mają charakter formalny, co oznacza, że w procesie cywilnym o zakazanie stosowania określonego znaku sąd jest uprawniony ocenić, czy realizacja przedmiotowych praw zasługuje na ochronę. Rozwiązanie to uznać należy za korzystne, jeżeli bowiem właściciel wcześniejszego znaku towarowego byłby zobowiązany czekać na stwierdzenie nieważności spornego znaku towarowego, wykorzystywanego przez jego konkurenta, przyznana mu ochrona byłaby znacznie osłabiona.
Podsumowanie
Podsumowując, uznać należy że sama rejestracja znaku towarowego nie oznacza, że nie można wystąpić przeciwko jego posiadaczowi z powództwem o zaniechanie jego stosowania, dopóki rejestracja jego znaku nie zostanie unieważniona. Sam fakt zarejestrowania stwarza tylko uprawnienie formalne do używania znaku, zaś na wniosek zainteresowanego, Sąd ma prawo ocenić, czy materialnoprawna realizacja takiego uprawnienia, czyli praktyczne korzystanie z niego, zasługuje na ochronę prawną czy też nie. Jeżeli ocena ta wypadnie niekorzystnie dla pozwanego, Sąd ma prawo zakazać używania znaku, co oczywiście nie stanowi jego unieważnienia.
Pogląd o celowości odróżniania formalnego uprawnienia, płynącego z faktu zarejestrowania znaku, od materialnoprawnej realizacji tego uprawnienia Sąd Najwyższy wyraził także w wyrokach z dnia 17 czerwca 2004 r., V CK 280/04 oraz z dnia 25 maja 2005 r., I CK 747/04. Analogiczne stanowisko wyrażone został nadto w przywołanej sprawie rozpoznawanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE, o sygnaturze C-561/11 (Fédération Cynologique Internationale przeciwko Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza). Trybunał wskazał w uzasadnieniu swego orzeczenia, iż artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku towarowego.
Związek pomiędzy postępowaniem cywilnym w przedmiocie naruszenia a postępowaniami odnoszącymi się do spornego znaku, prowadzonymi przez Urzędem Patentowym jest nierozerwalny. Z tego względu warto wiedzieć jak wykorzystać przedmiotową zależność w prowadzonym procesie sądowym. Przykładowo, jeśli decyzja o przyznaniu prawa do znaku towarowego okazałaby się nieważna, na przykład na skutek jej późniejszego unieważnienia powództwo winno ulec oddaleniu. Unieważnienie znaku następuje bowiem ze skutkiem ex tunc (wstecznym), czyli od dnia, od którego istniała ochrona. Unieważnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego zmienia istotnie stan faktyczny sporu prowadzonego przed sądem cywilnym, eliminując okoliczność polegającą na istnieniu prawa powoda, które miało zostać naruszone.
[1] A. Laskowska-Hulisz (w:) A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz do art. 1–366, wyd. 7, Warszawa 2016, art. 177, nb. 8,
[2] A. Jakubecki (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14c: Prawo własności przemysłowej, wyd. 1, Warszawa 2017, s. 638
