Decyzją Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) unieważniono jeden z najbardziej wartościowych znaków towarowych w świecie motoryzacji. Był on zarejestrowany od 2007 roku oraz przedstawiał formę Ferrari 250 GTO- kultowego samochodu produkowanego przez tę firmę w latach 60. W czerwcu 2018 roku cena sprzedaży jednego z egzemplarzy samochodu na prywatnej aukcji wyniosła 70 milionów dolarów.
Graficzne przedstawienie znaku 006543301, źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006543301
Okoliczności sporu
Firma Ares Design z siedzibą w Modenie, założona przez poprzedniego starszego wiceprezesa ds. handlowych i marki Ferrari, postanowiła wprowadzić do sprzedaży samochód inspirowany formą Ferrari 250 GTO, w okazyjnej w porównaniu do oryginału cenie około miliona dolarów. Oczywiście wywołało to sprzeciw ze strony Ferrari.
Początkowo włoski Sąd uznał działania Ares Design za nieuprawnione, stając na stanowisku, że kultowy model winien podlegać ochronie należnej dziełom sztuki. W związku z powyższym Ares Design postanowiło wszcząć odmienne postępowanie, w przedmiocie unieważnienia znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz Ferrari.
We wniosku o unieważnienie znaku wskazali oni, że Ferrari nie wykorzystywało znaku przez wymagany dla trwania ochrony okres 5 lat, a nadto, że dokonali oni jego rejestracji w złej wierze.
W odpowiedzi na powyższy zarzut przedstawiciele Ferrari podnosili, że wszystkie wyprodukowane modele 250 GTO wciąż istnieją i uznawane są za najbardziej kultowe samochody na świecie. Mimo, iż nie są one dalej produkowane wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem, stając się symbolem przeznaczonym dla kolekcjonerów.
Argumentacja ta nie przekonała jednak Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, który postanowił unieważnić znak dla klas związanych z produkcją pojazdów. Ferrari udało się jednak utrzymać znak w zakresie produkcji zabawek i modeli.
Use it or lose it
Podstawą sporu był obecny art. 19 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, zgodnie z którym znak towarowy podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie był rzeczywiście używany w państwie członkowskim w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją uzasadnione powody jego nieużywania.
Jak podkreślono w preambule wspomnianej dyrektywy, znaki towarowe spełniają swoją funkcję, którą jest odróżnianie towarów lub usług i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów, jedynie gdy są rzeczywiście używane na rynku. Wymóg używania jest również konieczny, aby ograniczyć łączną liczbę znaków towarowych zarejestrowanych i chronionych w Unii, a przez to ograniczyć liczbę kolizji, do których między nimi dochodzi. Należy zatem wprowadzić wymóg, by zarejestrowane znaki towarowe musiały być rzeczywiście używane dla towarów lub usług, dla których zostały zarejestrowane, a jeśli nie są używane dla nich w ciągu pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji – istnieje możliwość stwierdzenia ich wygaśnięcia.
Powołany przepis ustanawia zasadę powszechnie nazywaną use it or lose it, sprowadzającą się do uznania, że znak który nie jest wykorzystywany nie podlega ochronie. W niniejszej sprawie Urząd uznał, że Ferrari nie wykazało wykorzystywania znaku w zakresie produkcji pojazdów, ani uzasadnionych powodów dla zaniechania tego rodzaju działań. Decyzja ta potencjalnie umożliwia wykorzystywanie chronionej dotychczas formy przez konkurentów Ferrari. Co ciekawe, we wcześniejszych sporach m.in. z fundacją „Purosangue” to Ferrari opierało swoje żądania na wskazanej zasadzie.
Warto wspomnieć, że kształt pojazdu mógł być potencjalnie chroniony przez Ferrari jako wzór przemysłowy, jednakże ochrona zarejestrowanego wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat.
Obraz: Joshua Woroniecki z Pixabay
